從日本再生墨盒案看專利產(chǎn)品的修理與再造

1、<p>　　從日本再生墨盒案看專利產(chǎn)品的修理與再造</p><p>　　摘要：日本再生墨盒案掀起了國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于專利產(chǎn)品的修理與專利侵權(quán)問(wèn)題的討論熱潮。通過(guò)正當(dāng)途徑獲得專利產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者、使用者有權(quán)維護(hù)該產(chǎn)品，使之處于能夠正常使用的狀態(tài)。這種維護(hù)包括修理、更換零部件等。但是這種維護(hù)行為不能超過(guò)一定的界限，否則就會(huì)變成重新制造或者組裝專利產(chǎn)品而構(gòu)成侵權(quán)。究竟如何把握和確定這個(gè)“界限”，是否存在一定的判斷標(biāo)準(zhǔn)

2、？文章要將通過(guò)這個(gè)案例對(duì)此進(jìn)行探討。本案雖然發(fā)生在日本，但其判決結(jié)果關(guān)乎廣大中國(guó)通用耗材企業(yè)，乃至修理、再生行業(yè)的生存和發(fā)展，意義重大。 </p><p>　　關(guān)鍵詞：專利產(chǎn)品；修理；再造；專利侵權(quán) </p><p><b>　　一、案情概要 </b></p><p>　　日本佳能公司擁有BCI－3e噴墨墨盒專利。該專利有兩個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求：一是

3、產(chǎn)品權(quán)利要求：液體收納容器（墨盒）；二是方法權(quán)利要求：液體收納容器（墨盒）的制造方法。產(chǎn)品權(quán)利要求的主要技術(shù)特征為要素H和K，要素H為：“壓接部界面的毛管力高于第1及第2負(fù)壓發(fā)生構(gòu)件的毛管力”；要素K為：“向負(fù)壓發(fā)生構(gòu)件收納室填充一定量的液體，使墨盒無(wú)論如何放置整個(gè)壓接部界面都可以保持在液體里”。原告佳能公司利用專利方法生產(chǎn)專利產(chǎn)品墨盒，并在日本及其他國(guó)家進(jìn)行銷售。中國(guó)澳門(mén)的某公司收集由佳能公司及其許可的公司在北美、歐洲以及包含日本在內(nèi)

4、的亞洲市場(chǎng)上銷售的、已被消費(fèi)者用完墨水的墨盒，清洗墨盒后，重新灌墨制成再生墨盒。Recycle Assist公司（以下簡(jiǎn)稱RA公司）從該公司進(jìn)口再生墨盒并在日本銷售。佳能公司生產(chǎn)的墨盒在制造時(shí)原本帶有一個(gè)墨水注入口，但其將之密封，一般很難打開(kāi)?？墒?，一旦打開(kāi)后，就能很容易從該注入口充墨。而中國(guó)這家公司是在墨盒的其他地方重新開(kāi)了一個(gè)口灌墨，并沒(méi)有使用墨盒原有的注入口。2004年4月，佳能公司以RA公司進(jìn)口、銷售的再生墨盒侵犯其JP3278

5、410號(hào)日本專利為由向東京地方法院提起訴訟。 </p><p><b>　　二、法院的判決 </b></p><p>　　2004年12月8日，東京地方法院做出一審判決，駁回了原告的訴訟請(qǐng)求，認(rèn)為：填充墨水的行為只是對(duì)專利產(chǎn)品進(jìn)行修理，而不屬于新的生產(chǎn)，因而應(yīng)適用權(quán)利用盡原則，專利權(quán)人不能主張權(quán)利。 </p><p>　　佳能公司不服一審判決，

6、向日本知識(shí)財(cái)產(chǎn)高等法院提出上訴。二審高等法院認(rèn)為，專利權(quán)不用盡有兩種類型：一是專利產(chǎn)品壽命終結(jié)后再使用它，屬于專利權(quán)不用盡；二是更換或者修理專利產(chǎn)品的本質(zhì)部分，使它再延續(xù)它的生命，這屬于專利權(quán)不用盡。本案承認(rèn)墨盒仍然有使用壽命，法院認(rèn)為本案屬于第二種專利權(quán)不用盡的類型——“修理或更換了本質(zhì)部分”，即再灌墨恢復(fù)了要素H和K。二審高等法院同時(shí)認(rèn)為被控侵權(quán)物侵犯了方法權(quán)利要求。因此，該法院判決RA公司侵犯了佳能的專利權(quán)。 </p>

7、<p>　　RA公司不服二審判決，上訴至日本最高法院。2007年11月8日，日本最高法院第一法庭做出終審判決，認(rèn)定RA公司侵權(quán)成立，駁回其上訴請(qǐng)求，令其停止銷售該回收墨盒，維持知識(shí)財(cái)產(chǎn)高等法院的二審判決。最高法院在此案審理中首次引入“再生品專利侵權(quán)”的構(gòu)成要件——“新的生產(chǎn)”，并據(jù)此認(rèn)定RA公司進(jìn)口銷售回收墨盒侵權(quán)。認(rèn)定RA公司進(jìn)行了“新的生產(chǎn)”的判斷要素為：正品的屬性—功能、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)和用途；正品專利技術(shù)內(nèi)涵；正品被加工

8、情況（被加工時(shí)的狀態(tài)、加工程度）；再生品的銷售情況。佳能專利墨盒的特點(diǎn)為：一次使用、無(wú)充填墨粉用開(kāi)口；用于滲墨的兩塊海綿緊密相連，以防止墨粉滲漏。RA公司為利用墨粉用盡的佳能墨盒，在回收墨盒上開(kāi)孔（使墨盒外形改變）、清洗、再灌墨，即為“佳能墨盒專利效能恢復(fù)”，RA公司回收、加工墨盒應(yīng)被認(rèn)定為“新的產(chǎn)品的生產(chǎn)”。 </p><p>　　三、由本案引發(fā)的思考 </p><p>　　通過(guò)正當(dāng)途徑

9、獲得專利產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者、使用者有權(quán)維護(hù)該產(chǎn)品，使之處于能夠正常使用的狀態(tài)。這種維護(hù)包括修理、更換零部件等。但是這種維護(hù)行為不能超過(guò)一定的界限，否則就會(huì)變成重新制造或者組裝專利產(chǎn)品而構(gòu)成侵權(quán)。本案中，如果被告清洗墨盒、填充墨水的行為被認(rèn)定為維護(hù)專利產(chǎn)品，使之恢復(fù)原有功能，達(dá)到能夠正常使用狀態(tài)的修理行為則為合法行為。如果該行為被認(rèn)定超過(guò)了一定的“界限”，則屬于侵犯專利權(quán)的再造行為。問(wèn)題的關(guān)鍵就在于，如何把握和確定這個(gè)“界限”。 </p&

10、gt;<p>　　日本學(xué)者吉藤幸朔認(rèn)為是否侵犯專利權(quán)的基本標(biāo)準(zhǔn)在于其修理或改造是否僅屬于專利權(quán)人有權(quán)進(jìn)行的“生產(chǎn)”。具體來(lái)說(shuō)，可以從修理的內(nèi)容及修理的程度方面分析：第一，將專利部分的一部分或全部分解、清污、再組裝（即雖是大修但不換零件），不構(gòu)成專利部分的新的“生產(chǎn)”，當(dāng)然不侵犯專利權(quán)。第二，將專利部分全部換件，應(yīng)構(gòu)成專利部分的新的“生產(chǎn)”，如無(wú)特別情況，構(gòu)成專利侵權(quán)。第三，換件部分已基本上將專利部分全部換去，其行為構(gòu)成專利

11、部分的新的“生產(chǎn)”，除特殊情況外，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成專利侵權(quán)。因?yàn)檫@種情況下，權(quán)利用盡說(shuō)講的效果因?qū)＠糠值娜繐Q件實(shí)質(zhì)上在該專利部分已不復(fù)存在。第四，更換部分未超過(guò)專利部分的一半，原則上應(yīng)解釋為未侵犯專利權(quán)。因?yàn)檫@種情況下，更偏向于考慮消費(fèi)者的利益而不是專利權(quán)人的利益。第五，如修理的程度處于第三種及第四種情形之間，則看其行為與哪種情形更為接近，以便判斷是否侵權(quán)。總的說(shuō)來(lái)，吉藤幸朔教授主要是從專利產(chǎn)品專利部分部件更換的程度來(lái)判斷是否構(gòu)成“新的生產(chǎn)

12、”。專利權(quán)人對(duì)專利產(chǎn)品的專利部分享有專有權(quán)利，同時(shí)也要受到權(quán)利用盡原則的限制。當(dāng)專利部分被完全更換時(shí)，專利權(quán)人則無(wú)需受到權(quán)利用盡原則的限制，更換行為構(gòu)成</p><p>　　以專利部分部件被更換的程度來(lái)決定側(cè)重于考慮專利權(quán)人的利益還是消費(fèi)者的利益，從而判定更換行為屬于修理還是再造。這樣的判斷方式有一定參考價(jià)值，但是標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于簡(jiǎn)單和單一，難以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的情況。如1882年發(fā)生在美國(guó)的棉包捆扎帶案（Cotton-Ti

13、eCo.v.Simmons），顧客用專利產(chǎn)品棉包捆扎帶將棉包捆扎后從種植園運(yùn)到棉花加工廠。在棉花加工廠，這種帶子被分割成若干段。而被告將分割后的碎片收集起來(lái)，并鉚接在一起，再加上原來(lái)的金屬扣，作為新的棉包捆扎帶出售。很顯然，雖然被告未更換其中的任意一個(gè)零部件，只是將分解后的專利產(chǎn)品再組裝，但是由于該專利產(chǎn)品分解后就已報(bào)廢，完全喪失了原有的功能，被告將其重新拼接的行為實(shí)際上是再“生產(chǎn)”了專利產(chǎn)品，應(yīng)認(rèn)定為侵犯專利權(quán)的“再造”行為，而不應(yīng)認(rèn)

14、定為修理。因此，簡(jiǎn)單地從量化的角度來(lái)區(qū)分專利產(chǎn)品的修理與再造是行不通的。在本案中，日本知識(shí)財(cái)產(chǎn)高等法院認(rèn)為本案中的再生墨盒屬于“修理或更換了本質(zhì)部分”，即再灌墨恢復(fù)了要素H和K。因此侵犯了方法權(quán)利要求，從而判決RA公司侵犯了佳能的專利權(quán)。即按照修理或者更換的部分是否構(gòu)成專利的“本質(zhì)部分”來(lái)判決是否構(gòu)成專利權(quán)侵權(quán)。事實(shí)</p><p>　　那么，通過(guò)“本質(zhì)部分”的替換來(lái)認(rèn)定侵權(quán)，這種從技術(shù)構(gòu)思角度來(lái)確定專利權(quán)保護(hù)范

15、圍的做法，是否可取呢？關(guān)鍵在于如何去認(rèn)定這個(gè)“本質(zhì)部分”。現(xiàn)在專利法要求專利權(quán)利要求有公示作用，所有寫(xiě)入權(quán)利要求的內(nèi)容按我們國(guó)家來(lái)講，是一個(gè)必要技術(shù)特征。我們認(rèn)為，任何部分都是關(guān)鍵部分。所以判定是否侵權(quán)的時(shí)候，一個(gè)權(quán)利要求的任何要件都是同樣重要的。美國(guó)最高法院也認(rèn)為：無(wú)論這個(gè)部分在發(fā)明中多么重要，在區(qū)分修理或再造中都不起任何作用。因此，在美國(guó)一百多年有關(guān)的判例中，更換的部件是不是發(fā)明的實(shí)質(zhì)或本質(zhì)部分，在認(rèn)定修理與再造時(shí)不予考慮。 <

16、;/p><p>　　因此，對(duì)于紛繁復(fù)雜的情形，正如美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院在“鉆頭案”中講到的：“沒(méi)有區(qū)分修理與再造的確切標(biāo)準(zhǔn)?！北景钢?，日本最高法院從多個(gè)方面的要素判定被告的行為構(gòu)成了“新的生產(chǎn)”是有進(jìn)步意義的，也是值得我們借鑒和參考的。盡管其構(gòu)成要素還有值得商榷的地方。 </p><p>　　可以從以下方面的要件對(duì)專利產(chǎn)品的修理進(jìn)行界定： </p><p>　　第一，主

17、體方面。只有通過(guò)正當(dāng)途徑獲得專利產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者、使用者或經(jīng)其授權(quán)的個(gè)人或單位才有權(quán)對(duì)該專利產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)和修理。因?yàn)橹挥羞@種情況下，權(quán)利用盡原則才有適用的余地。 </p><p>　　第二，客體方面。只有沒(méi)有完全報(bào)廢的專利產(chǎn)品，才有修理使之恢復(fù)原有功能的必要。若專利產(chǎn)品已完全報(bào)廢而失去了專利權(quán)人原本設(shè)計(jì)的使用功能，再對(duì)其進(jìn)行“修復(fù)”的行為實(shí)際上構(gòu)成了“新的生產(chǎn)”。當(dāng)然也要考慮到產(chǎn)品本身的屬性，如功能、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、用途

18、等。這個(gè)“完全報(bào)廢”應(yīng)該主要從客體的角度即產(chǎn)品本身的情況而不是專利權(quán)人原本設(shè)想的報(bào)廢情況。這樣更利于防止壟斷，平衡專利權(quán)人和消費(fèi)者之間的利益，提高經(jīng)濟(jì)效益。至于如一次性注射器、隱形眼鏡等一次性專利產(chǎn)品的回收利用行為，應(yīng)該用其他法律法規(guī)調(diào)整，而不宜認(rèn)定為專利侵權(quán)行為。 </p><p>　　第三，內(nèi)容方面。由于修理形式的多樣性和情況的復(fù)雜多變性，內(nèi)容上要考慮到多方面的標(biāo)準(zhǔn)和因素。如正品本身的屬性、正品專利部分被更換

19、或加工的程度、正品被更換或加工部分占其整體價(jià)值的比例、正品的專利技術(shù)內(nèi)涵、再生品與正品的相似度、再生品的銷售情況、對(duì)專利權(quán)人預(yù)期利益影響的程度、社會(huì)的需求情況等。 </p><p>　　回到本案當(dāng)中，再生的墨盒為正品通過(guò)正當(dāng)程序出售后合法回收，回收者享有修理的權(quán)利，主體合格?？腕w方面，雖然專利權(quán)人設(shè)計(jì)時(shí)希望墨盒為一次性使用，但是根據(jù)墨盒本身的性質(zhì)，墨盒是設(shè)計(jì)的核心部分，且原本就有墨粉注入口，只是很難打開(kāi)，具有重新

20、灌墨恢復(fù)正常功能的可能性，沒(méi)有完全報(bào)廢。從價(jià)值上看，墨盒的價(jià)值是遠(yuǎn)大于墨粉的，是具有可重復(fù)使用性的。從產(chǎn)品屬性上來(lái)說(shuō)，墨粉的價(jià)格相對(duì)于墨盒是很便宜的，使用壽命也短得多，重新灌裝符合經(jīng)濟(jì)效益的要求，也符合一般消費(fèi)者的普遍認(rèn)識(shí)和需求。從技術(shù)上，在墨盒上鉆孔并未導(dǎo)致墨盒的毀損，專利權(quán)人仍要受到權(quán)利用盡原則的制約，合法所有人或使用人有權(quán)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行恢復(fù)原有功能的修理行為。對(duì)于再生墨盒對(duì)佳能公司市場(chǎng)份額造成的影響方面，由于產(chǎn)品市場(chǎng)是分層的，在再生品

21、與純正品存在明顯標(biāo)志及區(qū)分的情況下，從理性上說(shuō)不會(huì)影響佳能公司的市場(chǎng)。因此，日本高等法院和最高法院判定RA公司的行為構(gòu)成對(duì)專利產(chǎn)品的“再造”，從而判定其構(gòu)成侵權(quán)是不妥當(dāng)?shù)模泄室獗Ｗo(hù)其本國(guó)公司，保護(hù)本國(guó)公司在本國(guó)市場(chǎng)的利益之嫌。其必定會(huì)助長(zhǎng)壟斷，影響自由競(jìng)爭(zhēng)，影響廣大消費(fèi)者的利益。 </p><p><b>　　參考文獻(xiàn)： </b></p><p>　　1、(日)吉藤

22、幸朔著;宋永林,魏?jiǎn)W(xué)譯.專利法概論[M].專利文獻(xiàn)出版社,1990. </p><p>　　2、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局條法司.專利法研究[M].知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2005. </p><p>　　3、(日)田村善之著;李楊譯.載吳漢東主編修理、零部件的更換與專利侵權(quán)的判斷[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)年刊,2006(2). </p><p>　　4、超青.再生墨盒是否構(gòu)成專利侵權(quán)[N].